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ISSN 1390-7778 (Versión Impresa)
ISSN 2528-8148 (Versión Electrónica)
YACHANA
Revista CientífiCa
Volumen 12, Número 1, Enero-Junio 2023
Fecha de recepción:
Fecha de aprobación:
Los derechos de propiedad intelectual al
servicio de las TIC: ¿harina de otro costal?
Yeney Acea Valdés
Resumen
Los derechos de propiedad intelec-
tual constituyen activos de gran valor
para las empresas, de ahí el frecuente
interés en su adecuada protección, es-
pecialmente en el marco de las TIC,
donde el impacto es mucho mayor.
La presente obra tiene por objetivo
analizar los derechos de propiedad in-
telectual que mayor incidencia tienen
en el mundo de las TIC, así como sus
formas de comercialización; mediante
el análisis documental de contenido y
el empleo de los métodos teóricos y
analíticos. A modo de conclusión se
refuerza el criterio de proximidad en-
tre los conceptos de derechos de pro-
piedad intelectual y TIC, así como los
elementos que no deben obviarse al
momento de la comercialización.
Palabras claves: Propiedad intelec-
tual, TIC, patente, comercio.
Abstract
Intellectual property rights that consti-
tute assets of great value for companies,
hence the frequent interest in their ade-
quate protection, especially in the con-
text of ICT, where the impact is much
greater. The objective of this work is to
analyze the intellectual property rights
that have the greatest incidence in the
world of ICT, as well as their forms of
commercialization; through documen-
tary content analysis and the use of
theoretical and analytical methods. As
a conclusion, the criterion of proximi-
ty between the concepts of intellectual
property rights and ICT is reinforced,
as well as the elements that should not
be ignored at the time of commercial-
ization.
Keywords: Intellectual property, ICT,
patent, trade.
Dossier
Investigador independiente. Tarragona-España. https://orcid.org/0000-0002-8336-4234, yeneyacea@gmail.com
Intellectual property rights and ICT: reality or fiction?
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Los derechos de propiedad inteLectuaL aL Los derechos de propiedad inteLectuaL aL
servicio de Las tic: ¿harina de otro costaL?servicio de Las tic: ¿harina de otro costaL?
Introducción
El desarrollo de las TIC ha supuesto retos
para el Derecho que antes resultaban im-
pensables, en este sentido las invenciones
que son patentables o protegibles a través
de la vía de los secretos empresariales
constituyen un aspecto esencial en el mar-
co de este debate.
Según los objetivos trazados, en el presen-
te trabajo se ofrece un breve análisis so-
bre los derechos de propiedad intelectual,
entendida en sentido amplio, donde tienen
cabida tanto el Derecho de Autor como la
Propiedad Industrial, en estrecha relación
con el desarrollo cientíco-tecnológico,
así como las implicaciones de su comer-
cialización. Es fundamental comenzar a
explicar el alcance de las patentes y otros
demonios anes considerando lo siguiente:
Innovación y derecho: la base de todo
Según la tabla recopilatoria de deniciones
de González (2009), la innovación puede
ser entendida de diversas maneras:
“Cualquier forma de hacer las cosas de
modo distinto en la vida económica”
“Adopción de un cambio novedoso
para la empresa y el entorno” “Intro-
ducción con éxito en el mercado de
una nueva idea en forma de produc-
tos, procesos, servicios o técnicas de
gestión y organización”, “Un cambio
en la conducta de las personas como
consumidores o productores” “Crear
cualquier producto, servicio o proce-
so nuevo para la unidad de negocio”
“Realizar lo que nadie ha imaginado
todavía” “Mudar o alterar algo, intro-
duciendo novedades” “Puesta en prác-
tica de un producto, proceso, sistema
de marketing o método organizativo,
nuevo o mejorado” “Ofrecer al merca-
do un modelo de negocio distinto al de
la competencia”. (p. 13)
En este sentido, Drucker (2004) sostiene
que la innovación asume una funcionali-
dad especíca para los emprendimientos,
ya sea en una empresa existente, en una
institución de servicio público o en un nue-
vo negocio permitiéndole al emprendedor
la creación de nuevos recursos generado-
res de riqueza o dotando a los recursos
existentes de mayor potencial para crearla.
Con los aportes antes referidos, puede con-
cluirse que la innovación desde el punto de
vista tecnológico tiene sus orígenes en el
conocimiento cientíco y tecnológico, di-
cho así no es más que un cambio desde el
punto de vista técnico en lo que se reere
a productos o procesos. Es por ello por lo
que suele ser la innovación el principal ac-
tivo de muchas empresas, sin importar sus
dimensiones en cuanto a trabajadores y re-
sultados, la innovación genera importantes
réditos económicos.
Cuando la tecnología y el conocimiento
se administran adecuadamente los resul-
tados se reejan no solo desde el punto
de vista de la diferenciación en el merca-
do sino también, desde el punto de vista
de los competidores. Es así que el acceso
a tecnologías protegidas por derechos de
propiedad intelectual para el desarrollo de
otras supone un plan de acción de por parte
de las empresas y una estrategia de adqui-
sición de la tecnología sin que eso impli-
que la vulneración de los derechos antes
referidos.
Los derechos de propiedad intelectual, en
sede de creaciones tecnológicas, pueden
recaer sobre invenciones, modelos de uti-
lidad y secretos empresariales. Tanto las
invenciones como los modelos de utilidad
pueden ser protegidos a través de patentes
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servicio de Las tic: ¿harina de otro costaL?servicio de Las tic: ¿harina de otro costaL?
mientras que los secretos empresariales
son objeto de diferentes tipos de protec-
ción en función de su naturaleza, aspectos
que serán analizados más adelante.
Los privilegios reales fueron la génesis del
sistema de patentes actual, siendo la Re-
volución Industrial el motor para la apro-
bación de las primeras leyes de patentes.
Ejemplo de ello fue la Ley de patentes de
Estados Unidos de 1790, revisada en 1793,
cuyo propósito esencial fue fomentar la
competitividad en un contexto industriali-
zado.
Los adelantos cientíco-técnicos que se
observan en la actualidad suponen innu-
merables desafíos, entre ellos, la compleji-
dad de las innovaciones creadas, así como
la creación de estas en el marco de contra-
tos laborales en los cuales no siempre se
establecen pautas equilibradas para los in-
ventores y sin la existencia de leyes nacio-
nales que amparen al inventor, la situación
suele volverse desfavorable. Por su parte,
el desequilibrio de intereses entre intereses
sociales y privados suele ser otro de los
talones de Aquiles del sistema de patentes
actual, y la amplia protección que algunos
Estados coneren a las invenciones gené-
ricas.
El derecho de exclusiva constituye uno de
los pilares esenciales en los que se susten-
tan los derechos de propiedad industrial,
ya que, por su naturaleza inmaterial, el
pronunciamiento de la norma va dirigido
a que terceros no puedan hacer uso de ese
derecho sin la autorización de su titular.
La patente, como parte de estos derechos
de propiedad industrial, se materializa a
través de un derecho monopólico y de ex-
clusiva de carácter temporal, solamente
limitado por excepcionales circunstancias
descritas en la norma, como es el caso de
las licencias obligatorias o el uso con nes
educativos, por mencionar algunos ejem-
plos.
Sin embargo, mucho se debate en la ac-
tualidad en torno al impacto de determi-
nadas invenciones para el desarrollo de la
humanidad y el obstáculo que representan
estos derechos. Por eso entendemos que es
importante reforzar ese equilibrio entre la
sociedad y los derechos de los inventores,
uno no puede existir sin el otro y viceversa.
Las invenciones resuelven problemas so-
ciales, sin la sociedad no hay problemas
tecnológicos que resolver y sin las solucio-
nes, la sociedad sufre consecuencias, con
lo cual corresponde al Derecho encontrar
los puntos clave donde el resultado siem-
pre sea un ganar-ganar. En este sentido
vale traer a colación lo estipulado por la
Declaración Universal de Derechos Hu-
manos (1948) en su artículo 27:
1. “Toda persona tiene derecho a tomar
parte libremente en la vida cultu-
ral de la comunidad, a gozar de las
artes y a participar en el progreso
cientíco y en los benecios que de
él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la pro-
tección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por
razón de las producciones cientí-
cas, literarias o artísticas de que sea
autora”.
Dicho esto, raticamos el papel de los
creadores, así como de la sociedad en lo
que respecta a la tecnología, si bien todo
ser humano tiene el derecho de disfrutar
del desarrollo tecnológico, de manera que
debe garantizarse un libre acceso y disfru-
te, todo creador tiene derecho a la debida
protección de sus creaciones. En igual tesi-
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tura, la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU, 1976) aprobó el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales en su artículo 15 establece:
1. “Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona
a:
a. Participar en la vida cultural;
b. Gozar de los benecios del progreso
cientíco y de sus aplicaciones;
c. Beneciarse de la protección de los
intereses morales y materiales que
le correspondan por razón de las
producciones cientícas, literarias o
artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados Par-
tes en el presente Pacto deberán adop-
tar para asegurar el pleno ejercicio de
este derecho, gurarán las necesarias
para la conservación, el desarrollo y la
difusión de la ciencia y de la cultura.
3. Los Estados Partes en el presente Pac-
to se comprometen a respetar la indis-
pensable libertad para la investigación
cientíca y para la actividad creadora.
Se advierte una vez más, el interés por
parte de los Estados y de la comunidad in-
ternacional por preservar el derecho al dis-
frute de la tecnología. Incluso puede verse
este particular al ser plasmado en las cons-
tituciones de países como Estados Unidos
y Cuba.
Desarrollo
Consideraciones en torno a la protec-
ción del software a través del Derecho
de Patentes
En el mundo de las TIC constituye una
constante el uso del sistema de patentes
para la protección de soluciones técnicas
que implican el uso del software, incluso
en el ámbito de los métodos comerciales
y sistemas de seguridad para el comercio
electrónico, lo cual aviva el debate en tor-
no a su borrosa actividad inventiva, así
como en el supuesto de invenciones imple-
mentadas por computadora.
La adquisición de derechos exclusivos
de patentes en este contexto, donde todo
o casi todo ha sido sometido por las TIC
constituye un imperativo. Defensores y de-
tractores de la protección de los métodos
de negocios a través de patentes, ente ellos
Botana (2001), debaten cuestiones como
la acumulación de protección en relación
con el Derecho de Autor, lo cual a nuestro
juicio no debería ser cuestionable toda vez
que cada sistema de protección posee au-
tonomía propia y por ende requisitos que
les resultan inherentes y observables a los
efectos de determinar si una creación inte-
lectual debe ser susceptible de protección
o no; lo cual desde el punto de vista de las
administraciones constituye un reto y una
responsabilidad.
En lo que atañe a los requisitos que deter-
minan el carácter patentable o no de una
invención en la era de las TIC, la novedad
constituye un concepto que amerita dete-
nerse en su análisis. La novedad implica
que esa creación no forme parte del estado
del arte, o se derive de forma esencial de lo
que se conoce, esto necesariamente toma
como punto de partida la revisión de las
diferentes publicaciones que existen, así
como la determinación de la amplitud del
público que conoció de la información, ele-
mento que podría constituir una causa de
invalidez de la solicitud de patente. De otra
parte, en el punto de mira, se encuentra el
debate en torno a la protección del softwa-
re a través del Derecho de Patentes, lo cual
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Los derechos de propiedad inteLectuaL aL Los derechos de propiedad inteLectuaL aL
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cobra especial virtualidad ya que según el
Acuerdo sobre los ADPIC se trata de una
creación protegible como obra literaria.
Aunque se usa con frecuencia la expresión
“patentes de software” no siempre se hace
de manera correcta, ya que lo que resulta
patentable son aquellas invenciones que se
implementan en los ordenadores.
Las invenciones que son implementadas a
través de un ordenador constituyen un su-
puesto especial donde un ordenador o red
de ordenadores son el elemento esencial
para el desarrollo de determinados aspec-
tos o características, estos últimos con un
rol esencial en lo que respecta a la imple-
mentación; por su parte, las patentes de
software tienen como base el empleo de un
sistema informático a partir de la sucesión
de distintos elementos.
No obstante, no es un debate que se agota
a partir de la identicación de conceptos,
ya que las líneas que delimitan estas ca-
tegorías no siempre ostentan tal claridad.
Igualmente, el tratamiento conferido por
los diferentes Estados añade muchas más
aristas al debate. En países como Estados
Unidos, por solo citar un ejemplo, ha sido
frecuente el patentamiento de programas
de ordenador que no precisan de una com-
putadora para su implementación.
En Europa ha sido otra la posición seguida
ya que las solicitudes de patentes de sof-
tware en sí mismo han sido rechazadas.
Sin embargo, hay que reconocer una ten-
dencia al aumento de solicitudes de paten-
tes, donde el objeto lo constituyen métodos
comerciales que se desarrollan a través del
ordenador o red de ordenadores.
Violaciones de los derechos de los in-
ventores en la era de las TIC
A la par del desarrollo vertiginoso de las
tecnologías de la información y la comu-
nicación se desenvuelve un mundo parale-
lo de infracciones. Uno de los problemas
que se plantean, según advierte Asensio
(2020), se asienta sobre el carácter territo-
rial de los derechos de patentes en contra-
posición con el alcance y naturaleza extra-
territorial de Internet, y es que el comercio
electrónico permite que el intercambio de
bienes y servicios se realice entre personas
que no se encuentran en un mismo Estado.
La doctrina ha seguido un criterio mayo-
ritario en este sentido, al determinar como
Derecho aplicable el del territorio, donde
se hace un uso conjunto del sistema sin
observar el iter seguido por el tráco de
datos.
Al momento de ejercitar el derecho de ex-
clusiva de los titulares de patentes frente
a estas infracciones, es posible dirigir la
acción hacia los infractores directos, así
como a los intermediarios que resultan
imprescindibles para la perpetración de la
infracción.
Algunos supuestos de vulneración en Inter-
net pueden darse cuando las infracciones
se originan en un estado distinto de aquel
donde la invención goza de protección,
ya sea cuando se ofrecen productos desde
el exterior, se introducen o son objeto de
importación. En el ámbito de estas irregu-
laridades tienen lugar debates importantes
relativos a la ley aplicable y competencia
judicial, al estar involucrados diferentes
países no siempre es tarea sencilla.
Troles de patentes
Las patentes con base a ese contrato que
rman con el Estado persiguen promover
el desarrollo cientíco, sin embargo, no
siempre es tarea fácil de dilucidar, espe-
cialmente ante el fenómeno de los troles.
Para Stoll (2014), se trata de empresas
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parasitarias que obtienen resultados patri-
moniales a partir de la explotación de sus
invenciones, tomando como base en la ex-
torsión a empresas que pudieran infringir
sus derechos exclusivos.
En los últimos tiempos, los países en fun-
ción de evitar estas acciones parasitarias
han apostado por introducir determinadas
modicaciones en sus legislaciones (Ale-
mania, Corea, Estados Unidos) en función
de proteger de una mejor manera a las pe-
queñas y medianas empresas, las cuales
suelen ser el principal objeto de atención
de estos trols o secuestrados y patentes.
Si bien es cierto que las modicaciones
en el ámbito legislativo constituyen un
punto de partida necesario, es importante
desarrollar en paralelo un adecuado entre-
namiento a los examinadores a n de que
no concedan derechos sobre patentes de
exagerada amplitud o que recaigan sobre
cuestiones relativamente obvias, así como
dotar a las ocinas nacionales del personal
y recursos sucientes para hacer frente al
volumen de trabajo.
Aunque se trata de un tema polémico en di-
ferentes puntos geográcos, es en Estados
Unidos donde cobra mayor virtualidad, y
es precisamente así ya que se trata de uno
de los países donde se genera anualmente
mayor cantidad de invenciones, así como
de concesiones de derechos de patentes de-
bido a un sistema menos proteccionista en
lo que a la sociedad en general se reere.
Aunque es un tema que de alguna mane-
ra ha sido abordado desde distintos pun-
tos geográcos, como bien reere Sou-
sa-Montes (2008) para el caso de Europa,
cobra especial relevancia en los Estados
Unidos, lo cual ha traído causa esencial-
mente en la existencia de un sistema de
protección menos estricto.
Esta tendencia de los secuestradores de
patentes no solo afecta a la pequeña y me-
diana empresa, también se han realizado
extorsiones a grandes empresas, de ahí que
muchas de ellas estén apostando en la ac-
tualidad por el desarrollo de estrategias y
planes comerciales que les permitan pro-
tegerse de posibles demandas por parte de
los secuestradores de patentes. Estas de-
mandas judiciales han colocado en estado
de incertidumbre e indefensión a no pocos
actores comerciales, de manera que más
allá de fomentarse la creación cientíca y
tecnológica, con esta tendencia parasitaria
se desestimula todo intento creativo.
Entre los criterios que se esgrimen en con-
tra de este tipo de comportamientos para-
sitarios está precisamente la situación de
indefensión de las pequeñas y medianas
empresas frente a las demandas por infrac-
ción de derechos de patentes, y esto trae
causa en que estas empresas no cuentan
con la economía suciente para defenderse
ante los tribunales o desembolsar las su-
mas que exigen estos troles para permitir
el uso de su tecnología.
Como resultado, las pequeñas y medianas
empresas terminan acordando contratos
leoninos que reducen su capacidad de cre-
cimiento y desarrollo, de ahí la importan-
cia de los abogados de Propiedad Intelec-
tual para advertir sobre el tema.
Aunque no es infrecuente que las empresas
cuyo objeto social es precisamente el de-
sarrollo de creaciones tecnológicas, suelen
dominar las cuestiones esenciales asocia-
das la protección de la propiedad intelec-
tual, con lo cual este tipo de actuaciones
parasitarias pueden resultarles ajenas. Sin
embargo, estos troles tienen estrategias
bien diversas, entre ellas, el uso de empre-
sas fantasmas para ocultar la titularidad
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Los derechos de propiedad inteLectuaL aL Los derechos de propiedad inteLectuaL aL
servicio de Las tic: ¿harina de otro costaL?servicio de Las tic: ¿harina de otro costaL?
de determinados derechos y obstaculizar
el conocimiento por parte de los posibles
licenciatarios de la titularidad global de
la patente, de manera que el licenciatario
podría ser atacado más de una vez por la
misma casa matriz.
La gura del secreto empresarial en el
contexto de las TIC
La institución del secreto empresarial ha
sido objeto de diversas interpretaciones,
desde su denominación hasta los aspectos
sobre los que recae. Entre las principales
denominaciones se encuentran las siguien-
tes: know-how, secretos comerciales, se-
cretos industriales, información no divul-
gada, secretos empresariales, entre otras.
Las diferencias entre una y otra denomina-
ción estriban especialmente en el signi-
cado o denición que se le atribuye, así es
que la autora Aguilar (2008) sostiene que:
Los secretos pueden consistir en solu-
ciones técnicas, de índole comercial o
ser simplemente conocimientos y ex-
periencias valiosas del saber especia-
lizado, en su concepción más amplia.
Asimismo, los autores consultados
concuerdan en su carácter reservado
de parte de la información, no como
secretos absolutos sino en el no co-
nocimiento público de los mismos;
deben representar cierto valor para su
poseedor, de forma tal que se tomen
las precauciones necesarias para evitar
su divulgación (citado en González et
al., 2017, p. 20).
Es así como consideramos pertinente a es-
tos efectos el uso del término secretos em-
presariales por resultar de mayor alcance
e identicar como requisitos esenciales los
siguientes:
- Carácter secreto: implica la imposibili-
dad de acceder a la información, con lo
cual el ámbito de conocimiento estará
limitado a un número reducido de per-
sonas.
- Valor patrimonial: se identica con la
capacidad de la información de derivar
réditos económicos a sus poseedores.
- Objeto de medidas razonables: la litera-
tura identica diez de ellas, conocidas
también como el decálogo de medidas
de protección, a saber:
1. Las informaciones deben consignar-
se por escrito o en algún tipo de so-
porte material.
2. Los documentos relativos al secreto
se conservan en un lugar seguro.
3. Solo tiene acceso el personal selec-
cionado y previamente autorizado.
4. El lugar seleccionado se controla
como “zona de acceso restringido”
(se debe conocer y tener control de
las personas que acceden).
5. Se controla la identidad de los visi-
tantes externos y tales visitas deben
realizarse con acompañantes.
6. Se realiza una constante revisión de
las publicaciones para evitar cual-
quier comunicación involuntaria de
los conocimientos.
7. El personal de la entidad está in-
formado del valor de los secretos
empresariales, de lo que constituye
una aproximación ilícita y las con-
secuencias que trae consigo una ex-
plotación ilegal.
8. Los contratos de trabajo contienen
cláusulas relativas a la condencia-
lidad.
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9. En las negociaciones que involucran
información secreta se tienen en
cuenta obligaciones para mantener
la condencialidad.
10. Se realizan reconocimientos a los
trabajadores que identiquen o lle-
guen a informaciones valiosas que
la entidad pueda proteger y explotar
industrial o comercialmente como
secretos empresariales.
Aun cuando este mecanismo de protección
puede parecer más simple, los elementos
que lo componen no siempre son difíciles
de acatar por parte de los empresarios, de
ahí que al tratarse de secretos que pueden
constituir invenciones protegibles por el
Derecho de Patentes, resulta oportuno
emitir algunas consideraciones que tienen
lugar en el mundo de las TIC.
A los efectos de decidir en torno a la vía de
protección más oportuna es recomendable
atender ciertos elementos: los nes comer-
ciales que se persigan, la capacidad para
cumplir con los requisitos de patentabili-
dad, la cobertura tecnológica, el volumen
de fabricación estimados, el periodo de in-
serción en el mercado, el desarrollo de la
tecnología a partir de ingeniería inversa, el
análisis de los mercados a los efectos de la
comercialización, los costos de protección
y mantenimiento, el comportamiento de la
competencia, entre otros.
La protección que proporciona el Derecho
de Patentes, si bien ofrece mayor seguri-
dad y fortaleza desde el punto de vista de
la oponibilidad del derecho de exclusiva,
puede implicar un quebradero de cabeza
por los variados elementos que se deben
tener en cuenta, entre ellos: la suciencia
de recursos para la solicitud de la patente y
mantenimiento de los derechos, la capaci-
dad empresarial para hacer frente a los ries-
gos que entraña la divulgación suciente
de la patente al momento de la solicitud,
la ubicación de la tecnología en su clasi-
cación correspondiente, la protección de
la patente en los mercados de interés y la
disposición de recursos para garantizar la
vigilancia tecnológica.
Por su parte, la protección mediante secre-
to empresarial dirige su atención hacia los
medios del titular para el mantenimiento
de la información lejos del alcance de ter-
ceros, las oportunidades de la competencia
en cuanto a la superación de la tecnología,
así como la obtención del resultado a partir
de ingeniería inversa.
Dicho esto, es importante resaltar que am-
bas formas de protección pueden resultar
complementarias, especialmente en aque-
llos supuestos donde se usa la vía del Dere-
cho de Patentes, pero no se divulgan todos
los detalles que acompañan y permiten el
desarrollo óptimo de la invención. A modo
de destacar las desventajas de la protección
en relación con las guras antes referidas,
veamos el resumen siguiente:
- En la protección que dispensan los se-
cretos empresariales, la divulgación
de la información supone la pérdida
del valor comercial y correspondiente
ventaja competitiva ya que no existe un
título acreditativo del Derecho, de ahí
que se valore como un tipo de protec-
ción frágil en relación con el Derecho
de patentes. De otra parte, se encuen-
tra el riesgo que entraña que terceros
de buena fe alcancen el mismo resul-
tado, de forma simultánea; así como,
las oportunidades en cuanto al uso de la
ingeniería inversa para arribar al mis-
mo resultado cuyo procedimiento está
protegido de forma secreta.
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- En el terreno de las patentes se obser-
van como desventajas la incertidumbre
en torno a la superación del examen de
patentes y su duración, ya que el exa-
men de patentabilidad no es llevado a
cabo de forma uniforme por parte de
las administraciones nacionales; la su-
ciencia en relación con la divulgación
de la creación es un elemento obligato-
rio, pero puede disminuir el valor co-
mercial de la invención si no se hace de
forma adecuada; la duración es limita-
da en el tiempo, de forma mayoritaria
el plazo suele ser de 20 años, mientras
que en el secreto no existe tal limita-
ción; en lo que respecta a la aprecia-
ción del principio de territorialidad se
requiere protección en todos aquellos
territorios donde se pretenda explotar
la invención, de lo contrario no existe
exclusividad en torno a los derechos;
los elevados costos de registro y reno-
vación de la patente; así como la exis-
tencia de limitaciones a los derechos de
exclusiva del titular de la patente.
Pese a este análisis es dable destacar que
el vertiginoso desarrollo de la tecnología y
los cambios frecuentes en el mercado des-
de el punto de vista estructural han inuido
en que la protección del Derecho de Pa-
tentes se imponga en relación con la pro-
tección que conere el secreto empresarial
en lo que atañe al mundo del software. De
otra parte, la fragilidad de la protección
que conere el secreto empresarial atenta
contra aquellas creaciones, cuya esencia
puede ser identicada mediante procesos
de ingeniería inversa.
Igualmente, no puede desestimarse la uti-
lidad del secreto empresarial en aquellos
supuestos de creaciones de carácter indus-
trial donde los mecanismos de salvaguar-
da, custodia y comercialización se desarro-
llan bajo estricta vigilancia y el riesgo de
divulgación no deseada es ínmo.
Los contratos de licencia de patente y
de secreto empresarial. Apuntes necesa-
rios en relación con las TIC
La comercialización de patentes y secre-
tos empresariales ha supuesto un reto en
el marco de las TIC, lo cual ha ido de la
mano del desarrollo de estas últimas y el
interés de los empresarios de no quedarse
rezagados en la lucha por ocupar espacios
de mercado cada vez más competitivos y
desaantes.
La concepción del conocimiento como
mercancía se ha ampliado en los últimos
tiempos, y no solo ha estado reejada a
partir de las clásicas manifestaciones del
robo de cerebros o acuerdos de colabora-
ción entre empresa y universidad, sino que
se ha enmarcado en la protección extendi-
da de los derechos sobre bienes intangibles
de diversa índole.
Dentro de este universo cognitivo, la tec-
nología es vista con especial atención por
las ventajas que desde el punto de vista
patrimonial supone, sin embargo, la desre-
gulación en torno a su uso implica graves
consecuencias que impacta especialmente
en las economías menos favorecidas, ya
sea por la apropiación indebida de los de-
rechos de propiedad intelectual como por
el desabastecimiento de los mercados.
Para Morán (2022) tecnología es:
el conjunto de conocimientos que pue-
den ser utilizados de forma sistemática
para realizar actividades de ingenie-
ría, diseño, desarrollo, producción o
comercialización de productos o la
prestación de servicios, incluyendo
los conocimientos que se aplican en la
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servicio de Las tic: ¿harina de otro costaL?servicio de Las tic: ¿harina de otro costaL?
administración y gestión empresarial,
bien sea porque dicho conocimiento
provenga tanto de la experiencia prác-
tica como de la investigación. (p. 9)
De manera que se trata de un universo de
elementos sobre los que pueden recaer de-
rechos de propiedad intelectual, de ahí la
necesidad de observar pautas determina-
das en función de su comercialización.
Según el resumen de González (2009), la
transferencia de tecnología es:
“El movimiento de tecnología y sa-
ber-hacer (know-how) relativo a la tec-
nología entre socios (individuos, enti-
dades y empresas) con el objetivo de
mejorar como mínimo el conocimien-
to y habilidad de uno de los socios, así
como fortalecer la posición competiti-
va de cada uno de los socios”. “Trans-
misión -y en ocasiones la creación- de
tecnología, con o sin la transmisión
simultánea de bienes y servicios”. “El
movimiento de know-how, de cono-
cimiento tecnológico o de tecnología
de una organización a otra”. “Acuerdo
por el que una empresa adquiere las
licencias de uso relativas a los dere-
chos de propiedad de los que disponen
otras empresas con el n de acceder a
la tecnología necesaria para el desarro-
llo de sus productos”. “Ventas o con-
cesiones, hechas con ánimo lucrativo,
de tecnología que deben permitir al
licenciatario o comprador fabricar en
las mismas condiciones que el licen-
ciante o vendedor”. “Intercambio de
habilidades, conocimientos, tecnolo-
gía, métodos de fabricación o servicios
entre gobiernos y otras instituciones
para garantizar que los avances cien-
tícos y tecnológicos se traduzcan en
nuevos productos, procesos, aplicacio-
nes, materiales o servicios”. “La apor-
tación de equipos y conocimiento por
parte del suministrador de la tecnolo-
gía al concesionario; el suministro”.
“Transferencia del capital intelectual
y del know-how entre organizaciones
con la nalidad de su utilización en la
creación y el desarrollo de productos
y servicios viables comercialmente”.
“La gestión (administración) de los
derechos de propiedad industrial e
intelectual de una organización: iden-
ticación, protección, explotación y
defensa”. (pp. 22- 23)
Veamos entonces algunos de los supuestos
más frecuentes donde se transere tecnolo-
gía a través de la comercialización de dere-
chos de propiedad intelectual y con mayor
impacto para las TIC: el contrato de licen-
cia de patente y el contrato de know-how.
1. Contrato de licencia en sentido amplio.
La doctrina coincide en que existen pilares
al momento de pactar un contrato de licen-
cia, ellos son: objetivos, nes, legitimidad,
opciones, posibilidades, responsabilidad
y comunicación; sin que esto este alejado
de una adecuada preparación por parte de
los intervinientes. En este sentido, Morán
(2022) ofrece algunos elementos que de-
ben tenerse en cuenta:
- Disponer de metodologías o proce-
dimientos que orienten el proceso de
gestión de adquisición de tecnologías.
- La búsqueda y la selección adecuada
de la tecnología y la empresa licen-
ciante.
- La negociación de las condiciones
contractuales del contrato de licencia
que se elija.
- Adquirir una tecnología que cumpla
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servicio de Las tic: ¿harina de otro costaL?servicio de Las tic: ¿harina de otro costaL?
con las normativas legales, los reque-
rimientos técnicos, que sea sostenible
ambientalmente y que se adapte a la
infraestructura tecnológica nacional.
- Posibilidad de perfeccionar la tecno-
logía y desarrollar nuevas innovacio-
nes. (p. 42)
Desde la visión del Derecho de Contra-
tos, sobre la base de los apuntes de Ojeda
(2001), el contrato de licencia es un acuer-
do de voluntades que persigue la produc-
ción de efectos jurídicos en el ámbito de
las partes que en él intervienen, donde se
maniesta un nexo especial entre los inter-
vinientes sobre la base de la conanza y
la buena fe; motivo que hace plantearse el
argumento de que se trata de un contrato
personal ya que la selección del licencia-
tario suele estar determinada por su nivel
tecnológico y condiciones económicas.
A juicio de González (2009), este contrato
se basa en la “obtención de la autorización
legal para la fabricación, uso y/o explo-
tación comercial de tecnología y conoci-
miento protegidos mediante derechos de
propiedad industrial e intelectual” (p. 48),
de ahí que las cláusulas presentes en este
tipo de contratos, amén de las que resultan
comunes, tienen un matiz muy especial ya
que conectan con el tipo de derechos de
propiedad intelectual sobre el que recaen.
2. Checklist para la negociación de con-
tratos de patente y de secreto empresa-
rial.
Al comercializar los derechos sobre una
patente resulta esencial la determinación
de la situación de los perfeccionamientos y
mejores que resulten de la implementación
de la tecnología, mientras que en el terre-
no de los secretos empresariales no puede
obviarse la cláusula de condencialidad,
incluso después de terminada la relación
contractual.
En el ámbito de la rentabilidad tanto si el
objeto del contrato es una patente como un
secreto empresarial deben atenderse con
especial interés la denición y selección de
la tecnología, el equilibrio entre las pres-
taciones e intereses en pos de estimular el
desarrollo e independencia tecnológicos a
largo plazo.
En lo que atañe a la consecución de los
nes empresariales es preciso estar en
posesión de procedimientos de gestión
tecnológicos, tener absoluta certeza de
las necesidades propias y la tecnología
más adecuada en función de identicar a
la empresa apropiada para la negociación,
obtener una tecnología que cumpla con los
estándares de tipo legal y ambiental, así
como estudiar las opciones de mejorar y/o
perfeccionar la tecnología.
3. Principales cláusulas de los contratos
de licencia.
- Identicación del contrato. Una
adecuada denominación tendrá su
impacto en el objeto y contenido del
contrato.
- Objeto. En este apartado deben
plasmarse con claridad los derechos
de propiedad intelectual que resul-
tan ser la base del contrato, entién-
dase por tales la patente, el secreto
empresarial o ambos.
En este sentido, debe existir clari-
dad en torno a la titularidad del li-
cenciante en función de evitar con-
ictos frente a terceros.
- Alcance de los derechos. Mediante
esta cláusula se delimitan las fa-
cultades del licenciatario (fabricar,
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utilizar y vender un producto paten-
tado, utilizar un procedimiento pa-
tentado o mantenido bajo secreto),
el territorio donde las podrá ejerci-
tar y los permisos para sublicenciar
esa tecnología.
- Transferencia del secreto empresa-
rial. Dada la naturaleza del secreto
empresarial, su comercialización
requiere un intercambio de infor-
mación previo a la negociación
bajo estrictas normas de conden-
cialidad. Igualmente, una vez que
se acuerda la rma del contrato la
cláusula de condencialidad no
puede faltar, incluso esta obligación
persiste al término del contrato.
- Responsabilidades y garantías. Es-
pecial referencia a la patente en trá-
mite. Es importante conocer el es-
tado en que se encuentra la patente,
ya sea concedida o en estado de so-
licitud, lo cual es sostenido por au-
tores como Bailo y Romano (2017);
la aplicabilidad y utilidad de las pa-
tentes; la capacidad de explotación
comercial; la determinación de fa-
cultades al momento de interponer
acciones frente a las infracciones
cometidas por terceros y la respon-
sabilidad en cuanto a la instauración
de sistemas de vigilancia; precisión
e integridad de la información cuan-
do se trate de secretos empresaria-
les, mantener libre de perturbación
el uso y disfrute de los derecho de
propiedad intelectual al licenciata-
rio.
- Avalar los requisitos que sustentan
la existencia del secreto empresa-
rial.
- Remuneración. En el terreno de la
tecnología, el contrato de licencia
implica que se compartan bene-
cios en ambas direcciones, de ma-
nera que el costo nal del producto
debe ser competitivo y al unísono
generar un margen de benecios
patrimoniales en la esfera del licen-
ciatario. Los pagos pueden ser de
diversa índole, ya sea a través de
una suma global o pagos periódicos
mediante regalías.
- Perfeccionamientos y mejoras. Su
determinación debe ser pactada de
forma conjunta por las partes inter-
vinientes en el contrato, en este sen-
tido deben atenderse los elementos
siguientes: intercambio de informa-
ción sobre todo perfeccionamiento
que se realice, determinación de la
titularidad de los perfeccionamien-
tos resultantes, así como destino de
la tecnología resultante una vez que
se extinga el contrato si nada se hu-
biera pactado sobre la titularidad.
- Servicios complementarios. Inte-
gran este espacio aquellas acciones
que pueden ser requeridas por el li-
cenciatario para el correcto uso de
la tecnología, entre ellas, la puesta
en marcha, el control de la calidad,
la selección de personal especializa-
do, la capacitación del personal de
trabajo, la compra de equipos im-
prescindible para la ejecución de la
tecnología.
Los contratos de licencia, según Sierralta
(2004) tienen “un efecto inmediato relacio-
nado con el desplazamiento o promoción
de capacidades tecnológicas y las estruc-
turas productivas locales. El Estado busca
formar técnicos y poseer tecnología propia
para desprenderse de la inuencia externa”
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servicio de Las tic: ¿harina de otro costaL?servicio de Las tic: ¿harina de otro costaL?
(p. 437), por tanto, es indispensable que
se pacten estos servicios complementarios
adecuadamente pues constituye a reducir
la brecha tecnológica entre los países.
En este caso se reere a si el licenciatario
puede necesitar asistencia del licenciante,
las actividades de asistencia por lo general
se pueden desglosar de la forma siguiente:
a) La adscripción de expertos para reali-
zar ciertas tareas como la participación
en el montaje y la puesta en marcha del
equipo de la planta, en las actividades
de comercialización, entre otras.
b) Prestación de servicios por expertos
en las esferas de control de calidad del
producto o de las materias primas o en
investigaciones sobre el proceso tecno-
lógico para ayudar a introducir mejo-
ras.
c) Realización de estudios de carácter
más general como pueden ser los estu-
dios de mercado.
- Solución de conictos. En materia
de Propiedad Intelectual, el empleo
de los métodos autocompositivos
constituye una recomendación obli-
gada, no obstante, la previsión de la
ley aplicable para aquellos supues-
tos donde en los países de los con-
tratantes, no es posible la autocom-
posición, dando paso exclusivo a la
vía judicial.
4. Cláusulas vetadas en los contratos de
licencia
En función de brindar protección al licen-
ciatario y garantizar un equilibrio en las
prestaciones contractuales, las legislacio-
nes han apostado por ofrecer un listado no
taxativo de aquellas cuestiones que pueden
resultar controversiales o perjudiciales en
los contratos de licencia.
Estas cláusulas identicadas como abusi-
vas o restrictivas pueden consistir en: el
establecimiento de precios, la limitación
del volumen de producción del licencia-
tario, las restricciones a la exportación, la
repartición de mercados o clientes, la ja-
ción de precios, la existencia del contrato
por un tiempo superior al de la vida legal
de la patente, la renuncia a los derechos
derivados de los perfeccionamientos y me-
joras introducidos a la tecnología. Igual-
mente, es importante un examen integral
del contrato a los efectos de determinar si
es perjudicial o no su clausulado, ya que
no solo los intereses de las partes se sal-
vaguardan en estos casos, la protección al
consumidor y al mercado también están
presentes.
Conclusiones
Los derechos de propiedad intelectual que
mayor incidencia presentan en el terreno
de las TIC son las patentes y secretos em-
presariales de carácter industrial, ya que
están estrechamente relacionados con el
proceso de creación de productos y proce-
dimientos tendentes a la solución de pro-
blemas tecnológicos.
En el ámbito de la comercialización exis-
te cláusulas especícas a las que se debe
otorgar especial atención, ellas son: iden-
ticación del contrato, objeto del contrato,
alcance de los derechos conferidos, trans-
ferencia del secreto empresarial, responsa-
bilidades y garantías especialmente en re-
lación con la patente en trámite, aval de los
requisitos que sustentan la existencia del
secreto empresarial, remuneración, perfec-
cionamientos y mejora, servicios comple-
mentarios y solución de conictos.
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Acea, Y. (2023, enero/junio). Los derechos de propiedad intelectual al servicio de las TIC: ¿harina de otro
costal?. Yachana Revista Cientíca, 12(1), 17-30.
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